Tribunale di Milano, sent. 2635/2022: l’esistenza di un sistema di distribuzione selettiva può costituire motivo ostativo all’esaurimento del marchio.

Con ordinanza n. 2635 del 28 febbraio 2022, il Tribunale di Milano ha confermato la pronuncia cautelare con cui aveva riconosciuto la legittimità della distribuzione selettiva adottata da Chanel, inibendo alla società Trilab di commercializzare e/o offrire in vendita e/o promuovere e/o pubblicizzare tramite il proprio e-commerce i prodotti a marchio Chanel, con imposizione di una penale e ordine di pubblicazione dell’ordinanza cautelare.

Trilab aveva proposto reclamo affermando che la stessa vendeva lecitamente i prodotti Chanel in virtù del principio di esaurimento del marchio ex art. 5 c.p.i., avendo acquistato tali prodotti da un rivenditore italiano autorizzato.

Il citato principio di esaurimento prevede, per l’appunto, l’esaurimento dei diritti di privativa industriale del marchio a seguito dell’immissione in commercio dei prodotti da parte del titolare del marchio; tuttavia, il secondo comma dell’art. 5 c.p.i. ammette una deroga a tale principio in presenza di “motivi legittimi” che giustifichino l’opposizione del titolare del marchio all’ulteriore commercializzazione dei prodotti.

Ciò premesso, si evidenzia che secondo la giurisprudenza comunitaria, l’esistenza di una rete di distribuzione selettiva può costituire un “motivo legittimo” ostativo all’esaurimento del marchio a condizione che il prodotto commercializzato sia un articolo di lusso o di prestigio che legittimi la scelta del sistema selettivo e che sussista un effettivo pregiudizio al marchio per effetto della commercializzazione effettuata da terzi estranei alla rete.

I giudici del reclamo hanno pienamente condiviso le argomentazioni dell’ordinanza cautelare, ritenendo sussistenti nel caso di specie i “motivi legittimi” ostativi all’esaurimento del marchio, sia sotto il profilo della conformità alla normativa Antitrust dei contratti di distribuzione selettiva di Chanel, sia sotto il profilo del prestigio dei prodotti oggetto di tutela, sia con riferimento alle modalità di vendita poste in essere da Trilab, ritenute lesive dell’immagine di lusso che il produttore vuole salvaguardare.

Il Tribunale ha poi confermato anche che, in ogni caso, l’applicabilità del principio di esaurimento del marchio doveva ritenersi esclusa in ragione del fatto che il packaging dei prodotti commercializzati da Trilab era stato alterato e che ciò, non solo pregiudicava agli occhi del consumatore l’immagine di qualità e prestigio che contraddistingue i prodotti Chanel, ma impediva anche a quest’ultima di identificare la genuinità dei prodotti, oltre a vanificare il sistema di tracciamento e controllo dei prodotti necessario per tutelare il sistema di distribuzione selettiva.